G1/24号案件：预期裁决及其重要意义

G1/24号案件：预期裁决及其重要意义

欧洲专利局(EPO)扩大上诉委员会(EBoA)即将对上诉案件T439/22的G1/24号案件作出裁决。案件的核心争议是，在评估一项发明是否可申请专利时，是否应该使用说明书和附图来解释权利要求。尽管本案主要涉及授权后异议程序，但也可能影响审查部门进行的授权前程序。

本案的主要争议点是Philip Morri专利EP3076804中使用的”汇集表单“这一术语。说明书中的该术语具有更宽泛的定义，截然不同于更狭窄的行业定义。异议人（云南烟草国际有限公司）辩称，根据说明书中”汇集表单“的定义，权利要求1缺乏新颖性，而专利权人则辩称，根据更狭窄的行业定义，权利要求1的主题事项具有新颖性。如此一来专利权人实际上拒绝了采用说明书中更广泛的定义，并主张权利要求优先于说明书。

本案裁决可能还会对EPO的其他专利诉讼领域带来一系列影响，包括修改说明书以符合权利要求的做法。

提交审议的问题

EBoA正在审议的关键问题如下：

1. 在依据《欧洲专利公约》(EPC)第52-57条评估一项发明是否符合专利要求时，能否援引EPC第69(1)条第二句以及EPC第69条的解释议定书第1条对专利权利要求进行解释？

2. 在解释权利要求以评估发明是否可申请专利时，能否参考说明书和附图？如果可以，是通常可以参考，还是仅当所涉领域技术人员在单独解读权利要求时发现其不清楚或存在歧义时才可以参考？

3. 在解释权利要求以评估发明是否可申请专利时，能否忽略说明书中对权利要求中使用的术语明确给出的定义或类似信息？如果可以，需满足什么条件？

本案审理过程中收到了数量异常多的第三方意见书（法庭之友意见书），其中大多数支持在权利要求解释中应参考说明书内容，这凸显了众多实体对这一裁决结果的高度关注。

初步意见与听证会

今年2月，EBoA发布了不具约束力的初步意见。在该意见中，EBoA认为前两个问题可受理，但第三个问题不可受理，因其对上诉案件的结果并无决定性影响。

尽管初步意见未对第一个问题给出明确结论，但EBoA认识到”在专利授权程序……以及授权后的撤销和侵权诉讼……包括统一专利法院(UPC)，采用统一的权利要求解释原则“的重要性。在评估一项发明是否可授予专利时，UPC已采用参考说明书来解释权利要求的方法[1]，这表明EBoA很可能也会做出同样的决定。

对于第二个问题，初步意见仅表明”在解释权利要求过程中可以参考说明书和附图“。

鉴于初步意见不具约束力，且今年3月进行了进一步的口头审理程序，我们需要耐心等待EBoA的最终书面裁决。显然，G1/24号案件的最终裁决很可能会对EPO的授权前审查程序以及授权后异议程序产生重大影响。

关键要点

了解权利要求解释的法律框架对于起草具有重要商业价值的专利申请文件以及制定可靠的维权策略至关重要。本裁决应能进一步明确相关问题，提高专利纠纷处理结果的一致性和可预测性。

目前，EPO在权利要求解释方面采取两种不同的做法。一种做法以T 233/05号案件为代表，主张适用EPC第84条，即权利要求应根据其自身内容进行解释，仅在权利要求不明确的情况下才可参考说明书和附图。另一种做法则以T 1473/19号案件为代表，强调EPC第69条及其解释议定书是进行权利要求解释的主要依据，主张在解释权利要求时通常应参考说明书和附图。因此，G1/24号案件的裁决将让权利要求解释变得更加一致，解决这两种不同做法之间的分歧，并明确说明书在权利要求解释中的作用。

此外，本案凸显了说明书中应谨慎使用模板化表述，因为可能会在无意间改变权利要求范围。

如上所述，G1/24号案件的最终裁决可能还会对EPO审查程序中修改说明书的做法产生影响。修改说明书通常涉及删除或修改超出修改后权利要求范围的实施例。然而要确定所有实施例是否包含在权利要求范围内并非易事，因为有些实施例可能仅涉及部分权利要求。此外，修改说明书有时可能会产生原始申请文件中未披露的新特征组合（即新增内容），或者影响国家法院在授权后程序中的处理。基于这些原因，申请人通常不愿对说明书进行大幅修改。

虽然G1/24号案件的审议问题并未直接提及修改说明书的做法，但EPO局长随后的评论为在最终裁决中考虑这一做法提供了可能。

局长特别指出，“说明书的修改问题与本[G1/24]案件中提出的[权利要求解释]问题密切相关“。局长认为，这两个问题涉及相同的法律规定（EPC第69条和第84条）、说明书和权利要求解释之间的关系、授权前程序与授权后程序之间的联系，以及说明书在权利要求解释中的作用。局长进一步强调，如果EBoA在处理G1/24号案件的审议问题时能够给出澄清意见，将有助于解决相关争议[2]。

目前尚不清楚EBoA在处理审议问题时是否会提供此类澄清意见。

参考文献

[1] Nanostring诉10x Genomics案，UPC_CoA_335/2023，App_576355/2023，裁定理由第4.d)aa)项 [2] EPO局长关于G1/24号案件第75点（”加热式气溶胶”）的评论，2024年11月7日

Philip Horler 电子、计算与物理团队

Bradley Wilson 生命科学与化学团队

Ozgur Aydin 高级工程团队

本出版物是对法律的一般性总结。它不应该取代针对您的具体情况定制的法律建议。 © Withers & Rogers LLP 2025年5月