
在其G 1/25号决定中,欧洲专利局(EPO)扩大上诉委员会(EBA)就EPO实践中的如下争议性问题提出指导意见:何时对权利要求进行修改需要相应修改专利说明书。
该决定在G 1/24号决定(参见既有文章)此处、此处和此处)作出后不久即作出,解决了两个重要问题。
首先,G 1/25明确指出,如果只是专利说明书所含实施例超出权利要求范围,无需仅为形式上的一致而对说明书作出调整。只有当权利要求与说明书或附图之间的不一致导致违反欧洲专利公约(EPC)时,才需对说明书作出调整。
其次,EBA在适用G 1/24号指南时,认可上诉委员会在就T 439/22案所作决定中采用的“整体性”权利要求解释方法;根据该方法,权利要求、说明书和附图应在同一解释过程中一并解读。
并非所有未落入权利要求保护范围的实施例都需要修改。
提交EBA的核心问题是,当修改后的权利要求不再涵盖所有已公开的实施例时,对权利要求的修改是否必然需要对说明书作出相应修改。
EBA驳回了关于权利要求与说明书之间的任何不一致都必须予以自动消除的观点。同时,EBA还驳回了关于该等不一致根据EPC始终不具有实质意义的主张。扩大上诉委员会认为,关键问题是这种不一致是否因导致违反EPC实质性要求而具有法律意义。
在界定何为不一致时,EBA引入了一项重要的限定条件。当说明书中的表述所暗示的对权利要求的理解与其字面含义不符,且不符的情况无法通过适用G 1/24所确立的权利要求解释原则轻易得到解决时,即存在不一致。决定性问题在于,本领域技术人员是否仍无法确定权利要求的含义。
至关重要的一点是,EBA指出(第20条),不能仅因说明书包含超出权利要求客体范围的技术教导、实施例或实施例,就认定存在不一致的情况。只有当无法确定该等教导或实施例是否属于权利要求范围时,才会出现不一致的情况。
尽管我们仍需等待观察审查部门和上诉委员会如何适用G 1/25,但这种区分可能会产生重大的实际影响。例如,设想一项权利要求明确要求保护直流电,而说明书中却包含了一个采用交流电且未落入权利要求保护范围的实施例。根据EPO近年来经常采用的做法,申请人往往需要对该等实施例进行修改或限定,因为其不再属于权利要求的保护范围。根据G 1/25,现在可凭借更有力的理由认定无需在该等情形下作出任何修改:采用交流电的实施例明显超出权利要求范围,且权利要求范围之所以具有确定性,是因为本领域技术人员及时领会到,交流电超出明确限定为直流电的权利要求范围。
相比之下,如果说明书导致无法确定某特定实施例是否属于权利要求范围,或权利要求是否涵盖已知或显而易见的客体,或是否对权利要求特征作出不同解释,或是否以其他方式模糊权利要求的含义,则可能会出现不一致的情况,需要进行修改。EBA表示(第35条),如果无法确定信息、示例、客体或实施例是否落入权利要求范围,则不能认定权利要求以说明书为依据。在该等情况下,不一致可能导致违反EPC第84条的规定,因此需要对其进行修改。
进一步认可G1/24之后采用的权利要求解释方法
尽管G 1/25主要涉及说明书修改,但其中关于权利要求解释的意见可能同样具有重要意义。
EBA重申了G 1/24所确立的立场,即在解释权利要求时必须始终参考说明书和附图。或许更重要的是,G 1/25明确认可了T 439/22后续采用的推理,将权利要求解释描述为“单一性”或“整体性”过程,即权利要求、说明书和附图应自始一并解读。扩大上诉委员会驳回(第8条)了关于首先对权利要求措辞单独作出解释,只有在仍有歧义时才考虑对说明书进行解释的观点。
这一点值得注意,因为许多人认为,T 439/22是对G 1/24适用较为宽泛的案件之一。在该案中,扩大上诉委员会依据说明书中的定义对权利要求术语“聚集片材”作出解释。该定义扩大了该术语原本可能具有的含义,最终导致该等权利要求被认定为缺乏新颖性。EBA批准T 439/22中采取的方法,似是已确认,专利说明书中的明示定义可能会对权利要求的解释产生重大影响。
因此,该决定意在提醒申请人,在草拟说明书中的定义和解释性陈述时,应格外谨慎。根据G 1/24和G 1/25,在确定权利要求含义时是否应忽略该等表述可能越来越难以论证。
实际影响
尽管仍需等待观察其在实践中的应用情况,但G 1/25可能会减少审查和异议程序中需要对说明书作出修改的范围。EBA明确表示,EPC不要求“仅为形式上的一致”而对说明书作出调整。因此,申请人可能会发现,那些未落入权利要求保护范围、不会导致权利要求范围产生不确定性,也不会以其他方式影响EPC合规性的实施例,明显更易保留。
同时,G1/25强化了说明书在权利要求解释中的作用。EBA认可T 439/22并重申G 1/24中确立的原则,即明确表示,说明书和附图构成权利要求解释中不可分割的组成部分。
整体来看,G 1/24和G 1/25表明EPO实践发生了微妙变化。我们可能会看到,人们现在已不那么关注权利要求与说明书之间在形式上的一致性,而是更加关注说明书中的表述是否会影响本领域技术人员对权利要求的理解。
Rhodri Kendrick
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© Withers & Rogers LLP 2026年9月
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