英国最高法院弃用Aerotel测试转而采用G1/19案做法：是否存在兼容性问题？

英国最高法院弃用Aerotel测试转而采用G1/19案做法：是否存在兼容性问题？

英国最高法院2026年2月11日就“Emotional Perception AI Limited（上诉人）诉专利、外观设计和商标总审计长（被告）”案（案号：[2026] UKSC 3）作出的判决，标志着计算机实施发明法律领域的重大转变。英国最高法院正式弃用“Aerotel”案（案号：[2006] EWCA Civ 1371）的做法，英国在可专利客体排除分析中采用更接近EPO的做法。判决强调与《欧洲专利公约》（EPC）看齐，并指出，对于EPO扩大上诉委员会的决定，“除非确信其错误已超出合理意见分歧的范畴，否则必须予以尊重”。

与此同时，英国最高法院并不愿意完全摒弃英国原有的法律原则并重新开始。它刻意避免全盘引入EPO的“问题—解决方案”方法，而在评估发明是否具备新颖性和创造性方面，选择保留英国既有的Pozzoli测试（案号：[2007] EWCA Civ 588）。其结果是形成了一套混合体系：在审查“是否属于发明”阶段采用EPO的做法，但在创造性评估阶段，仍然沿用英国特有的标准。

为何英国要弃用Aerotel？

弃用Aerotel方法的原因在于其长期饱受批评，且EPO扩大上诉委员会在G1/19案中已暗示该方法与EPC的做法不一致。判决的核心认定指出，Aerotel方法误解了EPC第52条中“发明”一词的法律含义，因为其“四步测试法”充其量只是将发明的判断标准与其他可专利性要求混为一谈”（第63段）。Aerotel方法并未将“所要求保护的客体是否为发明”作为一个独立问题进行审查，而是将这一门槛性审查与后续的可专利性判断标准混同处理。此外，EPO扩大上诉委员会在G1/19案中也“明确否决了”Aerotel方法，并指出其“并非对EPC第52条的善意实施”（第18段）。

Aerotel案裁决之时，EPC第52条的实践方法尚未定型（第17段）。然而，到G1/19案时，对EPC第52条的解释已变得更为明确。英国最高法院明确指出，对于EPO扩大上诉委员会的决定，除非确信其错误已超出合理意见分歧的范畴，否则必须予以尊重。因此，英国更新其评估何为“发明”的方法，且更紧密地贴近扩大上诉委员会的解释，这种做法是恰当的。

英国最高法院还认定Aerotel的“实际贡献”测试存在根本缺陷，因为它询问的是发明人“实际为人类贡献了什么知识”（第59段）。该方法将新颖性和创造性的评估步骤引入了排除性分析之中，然而新颖性评估应属于第54条的范畴，创造性评估应属于第56条的范畴，而非第52条。该方法未能解决第52条真正的核心问题，即“所要求保护的客体是否为发明”（第59段）。正如英国最高法院在第63段所阐释的：

Aerotel直接审查所要求保护的发明所做的实际贡献，然后追问该“贡献”（而非该“发明”）是否完全属于第52(2)条所排除的客体。”

“更新”具体包括什么？

英国最高法院指出，要求采用的方法包含于EPO扩大上诉委员会判理阐释的“Duns原则”之中。Duns Licensing案（案号T0154/04）是EPO上诉委员会的一个判例，它遵循了另一个EPO上诉委员会判例——COMVIK案（案号T0641/00）。顺带一提，COMVIK案为评估既包含技术特征又包含非技术特征（即所谓“混合”权利要求）的权利要求是否具有足够的创造性提供了一种方法。

Duns原则（A）至（D）实际上阐述了可专利性的四项要求：必须有一项“发明”，该“发明”必须具备新颖性、创造性和工业实用性，这些是各自独立的审查环节。英国最高法院通过采纳这些原则，使英国的专利审查实践与EPO的“任何硬件”方法趋同。根据该方法，只要存在任何技术手段，就足以通过第一道“发明”评估门槛。

Duns原则（E）和（F）随后阐明，在评估包含非技术特征的发明是否具备创造性之前，必须进行一个“中间步骤”，具体如下：

（E）为审查一项权利要求中的发明是否具有可专利性，必须对权利要求进行解释以确定发明的技术特征，即那些构成发明技术特征的特征。

（F）权利要求中同时出现技术与“非技术”特征是合理的，其中非技术特征甚至可能构成所要求保护客体的主要部分。然而，新颖性和创造性评估步骤只能针对技术特征，因此这些技术特征必须在权利要求中明确定义。非技术特征，只要其未与权利要求中的技术客体结合来解决技术问题，即非技术特征“本身”不对现有技术做出技术贡献，则在新颖性和创造性评估步骤不予考虑。

英国最高法院在其判决第[66]段简洁地表达了这一点：

“66我们认为，英国法院应采用的方法包含于Duns原则之中（除原则G及Comvik案裁决要旨第二段外）……这是为了在下一阶段评估发明相对于现有技术是否具有创造性时排除非技术特征（即那些未对发明技术特性作出贡献的特征）。”

尽管G1/19案是在EPO“问题—解决方案”方法的背景下考虑Duns原则的，但英国最高法院明确表示，在英国实践中，“Pozzoli案所确立的创造性评估方法仍然是合法的。”  我们认同这一点，因为即便EPO的“问题—解决方案”方法，也并非评估创造性的唯一方法。正如英国最高法院在第[33]段所述：“该方法[即问题—解决方案方法]并非规定的唯一合法测试，也非由对EPC的真实解释所决定的方法”。

因此，英国最高法院进行的“更新”可概括为：i)“任何硬件”方法（与Duns原则（A）至（D）相关）；ii)中间步骤（与Duns原则（E）和（F）相关）；以及iii)英国既有的、用于评估创造性的Pozzoli方法。

是否存在兼容性问题？

我们考虑过，这是否是一种可行的可专利客体评估方法。然而，我们专家的审慎意见是，这种方法确实应该是可行的，并且应能使英国知识产权局（UKIPO）的审查结果与EPO的评估结果大体一致。通过采用Duns原则和G1/19案做法，英国最高法院的判决并未给UKIPO留下太多偏离EPO做法的余地。我们认为此案很可能对专利申请人带来积极影响。

借助相似的可专利性分析，专利申请人在选择向EPO还是UKIPO提交申请时将拥有更多的法律确定性。此次“更新”应会使专利申请人比以往更愿意选择UKIPO。

知识产权专业人士应关注的最后一个问题是：该判决会改变UKIPO的做法吗？以及，该判决是否为UKIPO拒绝检索发明提供了理由？我们认为，UKIPO现在应当对软件专利申请进行例行检索。例如，《审查指南》指出，EPO在实践中采用G1/19案的做法时，寻找最接近的现有技术并评估差异有助于判断对技术特征的认定是否正确。因此，《审查指南》中规定的EPO实践是UKIPO应予遵循的强有力的现有先例，除非确信EPO的错误已超出合理意见分歧的范畴。

总而言之，我们认为该判决使英国在评估可专利客体方面更加趋同EPO，并提出了一套整体可专利性的审查方法。该方法虽与EPO不完全相同，但在实践中应是可行的。基于此，我们非常认同这一判决。

Nick Wallin、Russell Barton、Harry Strange、Theo Worsley和Atheer Galdagon

本出版物是对法律的一般性总结。它不应该取代针对您的具体情况定制的法律建议。

© Withers & Rogers LLP 2026年2月